Bombril, Coca-Cola, Petrobras, Kibon, Havaianas e Natura são algumas das marcas que pertencem ao seleto grupo das marcas alto renome. Para a obtenção deste título é preciso enfrentar um processo administrativo demorado e complexo, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). A solução pode estar próxima.
Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 4.890, de 2009, de autoria do Deputado Carlos Bezerra (PMDB-MT). A proposta trata de alterar a Lei nº 9.279, de 1996 - a Lei da Propriedade Industrial (LPI) - , acrescentando parágrafos ao artigo 125, que introduziu a figura da marca de alto renome, em substituição à marca notória, anteriormente disciplinada pelo artigo 67, do antigo Código da Propriedade da Propriedade Industrial de 1971 (Lei nº 5.772, de 1971), revogado pela Lei nº 9.279.
Marcas notórias e as de alto renome são idênticas em seus efeitos práticos. Ambas asseguram proteção especial a uma marca registrada no país, com relação a todos produtos e serviços, contra a reprodução ou imitação por terceiros, excetuando a aplicação do princípio da especialidade das marcas.
A despeito do anterior código não prever um procedimento específico para a obtenção de tal reconhecimento; o INPI o adotou via regras administrativas. Com relação à declaração de alto renome para a marca famosa, o INPI relutou em adotar procedimento semelhante.
A abolição - ou não adoção - de um procedimento em tais moldes e finalidade foi justificada pela defesa da simplificação do sistema de marcas e da liberação do INPI de outros procedimentos que desviassem o foco do seu corpo técnico das atividades primordiais do instituto: a concessão de registro de marcas, através da análise dos pedidos de registro correspondentes.
Para os doutrinadores da matéria e os militantes da área, o texto da nova lei conferia poderes aos examinadores de marcas do INPI para reconhecer a fama da marca registrada e para estender sua proteção ao máximo legalmente permitido. Adotou-se, por convencimento, que este reconhecimento poderia ser incidental.
No entanto, durante o período que tal entendimento prevaleceu, houve pouquíssimas decisões que, incidentalmente, reconheceram o alto renome de marcas registradas. Essas decisões jamais irradiaram seus efeitos para além dos processos no âmbito dos quais foram exaradas e também não tiveram a amplitude autorizada pelo artigo 125 da LPI.
A decepção dos doutrinadores e dos titulares de marcas de grande fama e reputação não demorou a manifestar-se. Algum tempo depois, tal irresignação se manifestou na forma da propositura de ações judiciais pleiteando a declaração do alto renome das mesmas.
A irresignação de tais titulares não se deu por mero capricho. O reconhecimento do alto renome de uma marca registrada é um instrumento valioso. A Lei nº 9.279, de 1996 prevê, no inciso II, de seu artigo 196, a existência da declaração de alto renome de uma marca é agravante do crime de violação de marca registrada. O Nic.br, por exemplo, prevê, nas suas regras de registro de nomes de domínio, que não serão concedidos registros de nomes de domínio que incluam ou reproduzam marcas notórias - denominação que deveria, por força da Lei nº 9.279, ser substituída por "marcas de alto renome" - de terceiros. Portanto, o reconhecimento do alto renome de uma marca registrada é um instrumento valioso, de que dispõe seu titular para, por exemplo, combater a pirataria de sua marca registrada.
Por conta das ações judiciais, o INPI adotou, em 2004 com revisão em 2005, um procedimento para o reconhecimento do alto renome de marcas registradas. Este procedimento, no entanto, é resultado do convencimento do INPI quanto ao seu caráter incidental. Assim, só se reconhece e declara o alto renome quando uma marca é reproduzida ou imitada, por um terceiro, num pedido de registro ou registro junto ao INPI.
O sistema é pouco eficaz e complexo, porque não é direto, nem dispensou as volumosas provas a serem apresentadas pelo titular da marca famosa. Quase nenhum infrator busca registrar sua marca ilícita junto ao INPI; portanto, a oportunidade de requerer a declaração de alto renome fica dependente do acaso ou da iniciativa de um terceiro em copiá-la ou imitá-la. Ademais, o INPI tem sérias dificuldades - a despeito dos esforços em sentido contrário - de examinar as impugnações apresentadas a pedidos de registro e registros de marcas.
A declaração de alto renome é válida por cinco anos. Este prazo não encontra par em nenhum outro estabelecido pela Lei nº 9.279, de 1996 (ao menos com relação a marcas) e está desassociado do prazo de validade dos registros de marcas, que é de dez anos, prorrogável por sucessivos períodos de dez anos. A justificativa do INPI para adotá-lo, associando-o ao período, não é consistente com suas demais práticas. Cinco anos é menos tempo do que o INPI leva para examinar e decidir uma declaração de alto renome. Se a fama de uma marca pode esvanecer-se em cinco anos, ela pode desaparecer mesmo antes de ser reconhecida.
O PL nº 4.890, de 2009, apresenta uma solução melhor, pois determina que a declaração de alto renome da marca vigorará pelo prazo remanescente do registro correspondente e que terceiros terão oportunidade, após transcorridos três anos da concessão da declaração de alto renome, requerer a comprovação de que a fama da marca perdura.
O projeto de lei pode contribuir para que as marcas famosas, cuja declaração de alto renome foi solicitada ao INPI, o sejam de forma mais célere e eficaz; e, também, para que o INPI dê andamento autônomo aos pedidos de registro e registros impugnados por titulares de marcas famosas.
Nesse sentido seria conveniente que o PL desse alguma destinação aos requerimentos de declaração de alto renome já apresentados ao INPI, idealmente desvinculando-os das impugnações a marcas de terceiros e dando-lhes andamento como procedimentos autônomos.
No mais, o Projeto de Lei nº 4.890, do Deputado Carlos Bezerra, merece ser reconhecido e declarado como uma solução de "alto bom senso" para as marcas de alto renome.
(Ricardo Pinho é sócio do Daniel Advogados)
Veículo: Valor Econômico